Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Чи можна зареєструвати співзвучну торговельну марку, якщо власник протиставленої торговельної марки не проти?
Оксана Падох, юрист, патентно-юридичної компанії IPStyle

Під час попередньої перевірки торговельної марки виявлено співзвучну зареєстровану торговельну марку. Чи можлива реєстрація торговельної марки, якщо від власника співзвучної торговельної марки буде письмова згода про те, що він не заперечуватиме проти реєстрації нашої торговельної марки?

Передусім варто зазначити, що в законодавстві України норм, які б регулювали питання розгляду листів-згод на етапі проведення експертизи заявленої торговельної марки, немає. Цей факт може бути використано експертами як підставу для неприйняття такої письмової згоди. На відміну, наприклад, від законодавства Росії, де чорним по білому зазначено, що "реєстрація позначення, схожого до ступеня змішування з будь-яким із раніше зареєстрованих товарних знаків, щодо однорідних товарів допускається за згодою правовласника (за умови, що така реєстрація не може стати причиною введення в оману споживача)".

Проте відсутність такої норми в українському законодавстві не позбавляє заявника права надати на розгляд експертизи лист-згоду. Адже в цьому випадку діє принцип "що не заборонено – те дозволено". Крім того, згідно зі статтею 6quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака. Тому принаймні прийняти такий лист на розгляд є обов'язком експертизи.

Чи може бути зареєстровано співзвучну торговельну марку, якщо власник протиставленої ТМ не проти такої реєстрації та готовий підтвердити свою згоду письмово? У цьому випадку найкращим порадником буде практика Апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності (далі – АП).

Проаналізувавши деякі рішення АП, ми дійшли таких висновків.

1. Реєстрація співзвучних торговельних марок для однорідних товарів/послуг допускається при наявності листа-згоди від власника протиставленого знака.

Для наочності наведемо приклади раніше зареєстрованих співзвучних знаків:

 

Та все ж наявності одного листа-згоди для успішної реєстрації схожого позначення може бути недостатньо через можливість уведення в оману споживача. Тому бажаним також є надання одночасно й інших аргументів на користь реєстрації товарного знака: порівняльного аналізу заявлених знаків і товарів/послуг, відсутність спорів між заявником і власником протиставленого знака щодо цього позначення та ін.

2. Вагомим аргументом на користь реєстрації знака є тривалість його використання на території України (а іноді і в інших країнах) та, як наслідок, набуття ним розпізнавальної здатності й упізнаваності серед споживачів (на відміну від протиставленого знака).

При цьому якщо заявлений на реєстрацію знак справді використовується в Україні протягом тривалого часу, то реєстрацію йому може бути надано навіть і без письмової згоди власника протиставленого співзвучного знака. Нижче – декілька прикладів таких знаків:

ВИСНОВОК:

При наявності письмової згоди на реєстрацію від власника протиставленого знака співзвучні знаки може бути зареєстровано. Але слід зауважити, що лист-згода не завжди забезпечує успішну реєстрацію, і надання додаткових аргументів на користь реєстрації заявленого позначення або ж, навпаки, їх відсутність можуть суттєво вплинути на кінцевий результат.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua