Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
Аудит прав на объекты интеллектуальной собственности
Роман Падалка, старший юрист, ETERNA LAW

Любой компании, независимо от того, предоставляет она услуги или занимается производством, необходимо надлежащим образом обеспечивать соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие данной компании. Это прежде всего необходимо для того, чтобы получить выгоду от имеющихся прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – ПОИС), сохранять их, выявить риски недостаточного/нецелесообразного их использования, определить любые угрозы в части нарушения прав, чтобы в результате защитить собственный бизнес в целом.

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Украины к объектам права интеллектуальной собственности, в частности, относятся:

• коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические обозначения;

• открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

• рационализаторские предложения;

• коммерческие тайны;

• компьютерные программы;

• компиляции данных (базы данных);

• компоновка (топографии) интегральных микросхем;

• литературные и художественные произведения;

• исполнения, фонограммы, передачи (программы) организаций вещания;

• сорта растений, породы животных.

А поэтому можно утверждать, что на сегодняшний день практически у любой компании имеется какой-то объект права интеллектуальной собственности.

Что представляет собой аудит ПОИС

Аудит ПОИС можно определить как системный обзор и анализ ПОИС, которые принадлежат компании или которые она использует. Данный аудит проводится с целью их классификации, оценки и учета, управления рисками с последующим формированием выводов и предложений по их использованию и защите для внедрения эффективных механизмов их управления или использования.

Стоит отметить, что при проведении аудита ПОИС также важны следующие цели:

1) проведение системного анализа правовых и технических документов ПОИС;

2) выявление ПОИС, требующих оформления правовой охраны или проверки состояния их охраны. Иногда, даже имея какой-либо правоохранный документ на ПОИС, в процессе коммерческой деятельности необходимо анализировать состояние реализации использования ПОИС. Самым простым примером является истечения срока действия соответствующего охранного документа;

3) установление качества и срока оформления правоохранных документов;

4) осуществление оценки выявленных ПОИС и установление целесообразности поддержания действия регистраций ПОИС и/или уплаты за получение лицензий. И, как результат,

5) проведение или актуализация учета ПОИС как нематериальных активов.

Зачем нужен аудит

Аудит ПОИС необходим, чтобы:

1) упорядочить ПОИС в компании и наладить эффективное их использование;

2) выявить факты и/или риски возможного нарушения ПОИС со стороны третьих лиц. Такие нарушения могут касаться как собственных прав, так и прав третьих лиц. Если выявлен факт нарушения, то необходимо установить соответствия за использование и возможности предупреждения конфликтных ситуаций;

3) после проведения учета и оценки проанализировать возможности для использования ПОИС путем: внесения их в уставный капитал, использования в качестве залога (обеспечения обязательств), анализа конкурентоспособности;

4) определить инвестиционную привлекательность компании;

5) обеспечить использование собственных ПОИС в производственных процессах в других сферах деятельности или внутренней деятельности компании;

6) ввести режим конфиденциальной информации и коммерческой тайны на производстве.

На практике аудит ПОИС может быть общим, то есть связанным с определенным событием, и аудит, связанный с определенной целью. Итак, давайте разберемся подробнее.

Общий аудит ПОИС состоит в проведении системного анализа всех ПОИС. Его результаты позволяют оптимизировать в будущем расходы и ресурсы для пересмотра, учета и оценки нематериальных актив, принятия решений по использованию и управлению ими.

Общий аудит ПОИС может осуществляться непосредственно работниками компании по специальностям (ІТ-специалисты, инженеры, маркетологи, дизайнеры и др.).

К проведению аудита могут побуждать следующие обстоятельства:

1) собственная инициатива ответственного за ПОИС или владельцев/руководителей компании;

2) создание новой/дочерней компании, которая будет использовать часть или все ПОИС, принадлежащие материнской или другой компании;

3) изменение маркетинговой стратегии или реорганизации компании.

Аудит, который проводится в результате наступления определенного события, как правило, является более узким, чем общий. Он проводится с более конкретным списком вопросов и целей, которые могут не затрагивать всех аспектов использования ПОИС в компании. Цель и объем такого аудита определяются в зависимости от вида события, а проводится, чтобы оценить коммерческие и правовые риски, связанные с ПОИС компании. Проводится данный аудит обычно с привлечением независимых аудиторов и юридических консультантов.

Под определенным событием могут подразумеваться:

• слияния и поглощения;

• финансовые соглашения (инвестирование, размещение акций, кредитование под залог ПОИС);

• передача ПОИС;

• банкротство, прекращение деятельности.

Аудит также может быть связан с определенной целью. Данный аудит меньше по объему, чем предыдущие. Он проводится обычно в очень сжатые сроки и, как правило, с привлечением независимых экспертов или самостоятельно.

Проведение такого аудита может быть обусловлено:

– изменениями в законодательстве в сфере охраны и защиты ПОИС;

– необходимостью определения или обоснования правовой позиции при подготовке к судебному разбирательству или претензионной работе;

– изменением формы ведения бизнеса (переход из офлайна в онлайн);

– получением правоохранительных документов в других юрисдикциях.

Качественный аудит ПОИС не может обойтись без привлечения специалистов – как внешних, так и внутренних. Кроме необходимости привлечения специалистов, не стоит забывать и о наличии соответствующих финансовых и временных ресурсов. Обычно это длительный и затратный процесс. Но результатом аудита станет эффективное использование ПОИС и возможность увеличения прибыли по использованию портфеля ПОИС. Не следует забывать и о возможности предотвращения убытков от вероятного нарушения ПОИС.

Аудит может выявить необходимость в привлечении дополнительных механизмов – мониторинга нарушений ПОИС, систематического анализа данных, договоров и систем управления рисками.

И никогда не следует пренебрегать аудитом ПОИС при заключении сделок слияния и поглощения, по инвестированию, размещению акций и кредитованию под залог ПОИС.

Одной из базовых составляющих сделки слияния и поглощения или просто приобретения активов является передача от продавца покупателю всей документации компании-продавца. Такая документация, как правило, включает в себя договоры за весь период деятельности компании, лицензии, разрешительную документацию, трудовые договоры с сотрудниками и другие сопровождающие документы. Стало быть, подготовка и передача полного пакета информации является одним из главных факторов успешности закрытия соглашения. В противном случае неинформированный покупатель по завершении следки может столкнуться с подводными камнями в деятельности приобретенной компании.

В случае если продавец не предоставил полную информацию о лицензиях на права интеллектуальной собственности и сроке их действия, выявление данной проблемы может повлечь наложение материального взыскания на покупателя и привлечение его к ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, что значительно повлияет как на прибыль, так и на репутацию предприятия. Или вообще сделает невозможным осуществление деятельности, ради которой заключалась сделка.

Классическим примером послужил ряд сделок по приобретению компанией Volkswagen активов других производителей автомобилей (Rolls-Royce и Bentley) за 900 млн долл. США в 1998 году. За эти активы боролись два концерна – Volkswagen и BMW. Volkswagen удалось приобрести активы, предложив большую сумму, нежели та, которую готова была заплатить BMW. Однако уже после заключения сделки и начала ее реализации у Volkswagen поняли, что, несмотря на то что компания имеет право производить автомобили Rolls-Royce, она не имеет права использовать их ТМ, так как права на их использование были переданы BMW по условиям предыдущего соглашения. Как результат – Volkswagen отказалась от сделки.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакты редакции:
uz@ligazakon.ua