Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
Пять самых распространенных ошибок, которые могут привести к потере интеллектуальной собственности
Юлия Шаповалова, руководитель IP практики, МЮК "KODEX"

1. Пренебрежение проверкой объекта права интеллектуальной собственности перед использованием или отказ от патентных поисков.

2. Пренебрежение регистрацией объектов интеллектуальной собственности.

3. Отсутствие четкого распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности между работником и работодателем.

4. Отсутствие проверки прав интеллектуальной собственности при заключении договоров на разработку произведений, лицензионных договоров, договоров о передаче прав.

5. Представление, что регистрация интеллектуальной собственности – это все, что нужно для ее защиты, и отсутствие мониторинга нарушений прав интеллектуальной собственности.

Отказ от проверки объекта права интеллектуальной собственности перед использованием

Одной из наиболее распространенных ошибок в бизнесе является пренебрежение проверкой объекта права интеллектуальной собственности перед использованием. Таким объектом может быть торговая марка, изобретение или же промышленный образец. Разберем ситуацию на примере одного кейса.

Компания "Интел Корпорейшн" обратилась в суд с исковыми требованиями к ООО "ТВИНТЕЛ" по поводу:

– запрета использовать обозначения "ТВІНТЕЛ", "ТВИНТЕЛ", "TVINTEL", являющиеся похожими настолько, что их можно спутать со знаками для товаров и услуг "INTEL", которые признаны хорошо известными в Украине и зарегистрированы на территории Украины в хозяйственной деятельности при предоставлении услуг, кроме прочего, доступе к Интернету, и услуги провайдера;

– запрета применения обозначения "ТВІНТЕЛ" в коммерческом (фирменном) наименовании, деловой документации, публикациях, рекламе, сети Интернет, доменном имени "tvintel.com.ua" и прекратить регистрацию доменного имени.

Согласно ст. 25 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" с даты, на которую знак стал хорошо известным в Украине, ему предоставляется правовая охрана такая же, если бы этот знак был заявлен на регистрацию в Украине. При этом она распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом в отношении таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака.

Исковые требования компании "Интел" суд удовлетворил полностью, запретил ООО "ТВИНТЕЛ" использовать обозначение "ТВІНТЕЛ" в хозяйственной деятельности, запретил применять их в коммерческом (фирменном) наименовании, деловой документации, публикациях, рекламе, сети Интернет, доменном имени и обязал ООО "ТВИНТЕЛ" прекратить регистрацию доменного имени tvintel.com.ua. На сегодняшний день наименование ООО "ТВИНТЕЛ" изменено и регистрация доменного имени прекращена.

Как видим, компания "ТВИНТЕЛ" отнеслась небрежно к проверке обозначения перед использованием, не провела исследование и не проконсультировалась со специалистами по поводу возможности использования обозначения "ТВІНТЕЛ" и вероятно существующих рисков. Кстати, знак для товаров и услуг "ТВІНТЕЛ" также не был зарегистрирован. Как результат – компании пришлось менять название и доменное имя, что могло повлиять на осведомленность потребителей и конкурентные преимущества.

Перед использованием обозначения для своего бизнеса важно проверить его в существующих специальных базах. Довольно часто перед использованием осуществляют поиск в поисковых ресурсах вроде Google. Однако такого поиска недостаточно.

Существуют отдельные базы, в которых публикуют данные о зарегистрированных в Украине торговых марках, например, Специальная информационная система, где можно произвести поиск по всем видам промышленной собственности, а именно: торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, географические указания. Кроме того, есть ряд международных баз, в которых возможно провести поиск не только на территории Украины, но и на территории других государств. Однако самостоятельный поиск стоит использовать только для исключения явных случаев сходства, поскольку каждый объект интеллектуальной собственности имеет свои условия охраноспособности, и лучше проконсультироваться с соответствующими специалистами перед его использованием или же регистрацией.

Что касается изобретений, неединичными являются случаи, когда разработчики относятся халатно к проведению патентных исследований, и инвестируют огромные средства в разработку и их патентование, а в результате получают отказ в выдаче патентов ввиду несоответствия изобретения условиям патентоспособности.

В частности, согласно ст. 7 ЗУ "Об охране прав на изобретения и полезные модели" условиями патентоспособности изобретения являются новизна, изобретательский уровень и промышленная пригодность. Изобретение признается новым, если оно не является частью уровня техники. Уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки в Учреждение или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста он не является очевидным, то есть не следует явно из уровня техники. Изобретение признается промышленно пригодным, если оно может быть использовано в промышленности или в другой сфере деятельности.

Патентный поиск советую проводить только у соответствующих специалистов (патентных поверенных). В частности, можно использовать доступные базы и провести самостоятельные поиски, но только для ознакомления с существующими разработками, в целях, скажем, вдохновения и исключения тех.

Итак, поиск – это самый важный шаг перед внедрением новой технологии, который сохранит разработчикам немало средств в будущем.

Что касается авторского права, ситуация несколько иная. Прежде всего, авторское право не является обязательным к регистрации. Согласно ЗУ "Об авторском праве и смежных правах" авторское право на произведение возникает вследствие факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрация произведения или какое-либо другое специальное его оформление, а также выполнение любых других формальностей.

В Украине регистрация авторского права возможна, регистрируют его в соответствующем отделе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. После регистрации сведения публикуют в Бюллетенях, поиск по ним почти невозможен. Прежде всего, не существует возможности ознакомиться с содержанием заявки.

Следовательно, во избежание рисков, связанных с авторским правом, можно дать некоторые советы:

– не использовать произведения без законных на то оснований;

– при использовании произведений из интернета внимательно ознакомиться с лицензионными условиями;

– убедиться, что использование подпадает под условия свободного использования, определенные законом;

– ссылаться на автора и источник заимствования, если использование подпадает под свободное;

– создавать собственные объекты авторского права;

– быть внимательным при заказе произведения у третьих лиц или передаче прав на произведения, в частности прописывать гарантии в договоре или запрашивать соответствующие цепочки договоров.

Пренебрежение регистрацией своей интеллектуальной собственности

Довольно часто, создавая новые стартапы, клиенты не понимают ценности регистрации объектов интеллектуальной собственности. Ко мне обратился клиент с запросом о регистрации торговой марки. Мы подобрали классы, произвели поиск и выяснили, что не так давно уже было подано на регистрацию словесное обозначение, тождественное обозначению клиента. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что конкурирующее лицо, предоставляя такие же услуги, решило зарегистрировать такой же знак.

Что делать в данной ситуации? Подать заявку, а вместе с ней возражение против заявки, которая была подана раньше.

Согласно п. 8 ст. 10 ЗУ "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" любое лицо может подать в учреждение экспертизы мотивированное возражение против заявки о несоответствии приведенного в ней обозначения условиям предоставления правовой охраны. Однако шансы, на мой взгляд, в такой ситуации невелики.

В случае если возражение будет не в пользу нашего заявителя, следующим шагом станет только признание свидетельства недействительным в судебном порядке, если имеются основания для такого признания.

Существует мнение: если использовал знак раньше, можно воспользоваться правом предыдущего пользователя, которое закреплено в ст. 500 Гражданского кодекса Украины: любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на безвозмездное продолжение такого использования или использования, которое предусматривалось указанной подготовкой (право предыдущего пользователя).

Но воспользоваться таким правом можно только в судебном порядке и доказать право предыдущего пользования (в силу специфики работы многих компаний) не всегда удается.

Например, лицо подало иск о признании права предыдущего пользователя, мотивировало свою позицию тем, что специально для детских товаров оно разработало 2 изображения торговой марки, однако факт разработки лицом изображения не подтвержден имеющимися в деле доказательствами.

Вместо этого ответчик приобщил авторское соглашение третьего лица с ответчиком, согласно которому ему передано исключительное право на использование оспариваемого изображения и исключительное право разрешать или запрещать подобное использование произведения другим лицам.

Следовательно, чтобы досказать право предыдущего пользователя, необходимо предоставить суду действительно веские доказательства. Это могут быть договоры на создание, служебные задания работнику на создание произведения, договоры о передаче прав, договоры с третьими лицами на предоставление рекламных услуг, сами рекламные материалы, например, полиграфическая продукция, тематические статьи, договоры с третьими лицами на реализацию продукции под знаком или предоставление услуг, наличие ассортимента товара в магазинах под таким знаком и т. д.

При этом следует иметь в виду, что право предыдущего пользователя – это довольно ограниченное право.

Таким образом, даже в случае признания такого права в судебном порядке, такое право позволит использовать знак без возможности запрещать такое использование другим лицам или предоставления разрешения на использование (лицензии).

Отсутствие четкого распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности между работником и работодателем. Особенности найма работников, создающих ОПИС

Согласно ст. 1 ЗУ "Об авторском праве и смежных правах" служебное произведение – это произведение, созданное автором в порядке исполнения служебных обязанностей в соответствии со служебным заданием или трудовым договором (контрактом) между ним и работодателем.

Чтобы признать произведение служебным, необходимо, чтобы оно было создано с учетом некоторых формальностей. Во-первых, произведение будет считаться служебным в случае, если оно создано в порядке исполнения именно служебных обязанностей. Во-вторых, произведение будет считаться служебным, если оно создано в соответствии со служебным заданием или трудовым договором между автором и работодателем.

Одной из серьезных ошибок работодателей является ненадлежащее оформление отношений между работником и работодателем, а также распределение имущественных прав на созданный работником объект авторского права.

В соответствии со ст. 429 Гражданского кодекса Украины имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, который его создал, и юридическому или физическому лицу, где или у которого работает работник, совместно, если иное не установлено договором.

Наряду с этим ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" предусмотрено, что исключительное имущественное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если иное не предусмотрено трудовым договором (контрактом) и (или) гражданско-правовым договором между автором и работодателем.

Учитывая расхождения норм о принадлежности имущественных прав на произведение, созданное в порядке служебных обязанностей, предусмотренных Кодексом и Законом, к служебным произведениям применяются указанные положения ст. 429 Кодекса.

В частности, постановление Пленума ВХСУ от 17.10.2012 г. № 12 "О некоторых вопросах практики решения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности" подчеркивает: если произведение и/или объект смежного права созданы (осуществлены, произведены) по служебному заданию работодателя и за его счет или в порядке исполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или по заказу, то исключительные имущественные права на этот объект интеллектуальной собственности принадлежат сторонам такого договора совместно, если иное не установлено договором; при этом личные неимущественные права не отчуждаются и остаются за авторами и исполнителями – физическими лицами.

Права на произведения и/или объекты смежных прав, созданные за пределами трудового договора или служебного задания, заказа, не могут считаться переданными работодателю или заказчику на основании закона.

Практика споров касательно служебных произведений указывает, что работодателю, чтобы доказать, что произведение действительно служебное, следует приложить немало усилий, и довольно часто дела проигрывают вследствие небрежного оформления документов.

Например, кроме надлежащего оформления документов, необходимо уплатить работникам авторское вознаграждение. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Украины от 04.06.2010 г. № 5 "О применении судами норм законодательства в делах о защите авторского права и смежных прав" за создание и использование служебного произведения автору причитается авторское вознаграждение, размер и порядок выплаты которого устанавливаются трудовым договором (контрактом) или гражданско-правовым договором между автором и работодателем. При этом трудовым договором между ними может предусматриваться условие касательно заключения гражданско-правового договора о создании объекта авторского права и (или) смежных прав и обязанность работника по оповещению о создании такого объекта.

Выплата работнику заработной платы не тождественна выплате ему авторского вознаграждения за созданное произведение в связи с выполнением трудового договора, поскольку заработная плата – это вознаграждение за выполненную работу в зависимости от определенных условий, а авторское вознаграждение – это все виды вознаграждений или компенсаций, выплачиваемых авторам за использование их произведений, которые охраняются в пределах, установленных авторским правом.

Но каким образом фиксировать создание каждого служебного произведения работником?

Во-первых, необходимо зафиксировать в трудовом договоре, что все имущественные права на служебные произведения принадлежат работодателю. Важным фактом является тот круг обязанностей, в порядке выполнения которых будет создано служебное произведение, ведь произведения, созданные не в порядке служебных обязанностей, не могут принадлежать работодателю.

Итак, во-вторых, необходимо определить круг служебных обязанностей в должностных инструкциях.

В-третьих, без фиксирования, какое именно произведение было создано, доказать, что то или иное произведение создал именно этот работник, именно по приказу работодателя, будет крайне сложно. В данном случае нам поможет служебное задание.

Отсутствие проверки прав интеллектуальной собственности при заключении договоров на разработку произведений, лицензионных договоров, договоров о передаче прав

В ст. 1107 Гражданского кодекса Украины закреплено, что распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности осуществляется на основании следующих договоров:

1) лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности;

2) лицензионный договор;

3) договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности;

4) договор о передаче исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности;

5) другой договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности.

При заключении договоров в сфере интеллектуальной собственности важно проверять, а действительно ли права принадлежат вашему контрагенту? А для этого необходимо задать ряд вопросов и провести некоторые исследования.

Во-первых, если заключается договор с владельцем прав на объект интеллектуальной собственности, необходимо провести проверку таких прав. В первую очередь при обязательной регистрации объекта прав интеллектуальной собственности необходимо провести проверку в открытых базах.

Второй шаг – заказать в соответствующем учреждении выписку из государственных реестров по состоянию на дату заключения договора, которой будут подтверждены права. Например, в случае передачи прав на торговую марку свидетельство на нового владельца не выдается, тем не менее регистрируется договор и вносятся изменения в реестр. А следовательно, наличие старого свидетельства может ввести в заблуждение лиц, не осведомленных в таких вопросах.

Третьим шагом будет фиксирование гарантий в договоре. Например, предприятие обратилось в суд с иском к компании о взыскании 32000,00 грн. Исковые требования обоснованы нарушением ответчиком указанных в лицензионном договоре гарантий по поводу ненарушения объектами указанного договора прав интеллектуальной собственности лица, в связи с чем истец просит взыскать сумму понесенных им убытков.

Между истцом и ответчиком был заключен лицензионный договор, согласно которому ответчик обязуется передать исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на фотографические произведения для использования в дизайне упаковок продукции. Лицензионным договором предусмотрено, что исполнитель гарантирует заказчику, что исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на использование фотографий приобретены у правообладателя на законных основаниях и с правом передачи заказчику; исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на использование фотографий, передаваемых заказчику по этому договору, свободны от претензий, требований третьих лиц.

Позднее к истцу обратилось лицо, фотографии которого были использованы, с требованием незамедлительного прекращения незаконного использования своего фото на этикетках продукции и компенсировать причиненные нарушением его прав убытки в размере 30000 грн. Между истцом и названным лицом было заключено мировое соглашение, и истец уплатил компенсацию.

Суд установил, что согласно п. 3.3 Лицензионного договора в случае нарушения условий, предусмотренных данным Договором, исполнителем, приведших к возникновению убытков, подтвержденных документально у заказчика, исполнитель обязуется возместить заказчику такие убытки в полном объеме в течение 10 календарных дней с момента получения письменного требования от заказчика за каждый факт нарушения. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика 32000 грн.

Таким образом, заключая договоры о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности или лицензионные договоры, необходимо убедиться в принадлежности этих прав лицу, с которым заключается договор. В случае отсутствия такой возможности необходимо прописать гарантии, как было сделано в приведенном выше примере.

Заключая лицензионные договоры, также следует быть внимательными. В соответствии со ст. 1109 Гражданского кодекса Украины по лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет второй стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований Кодекса и закона.

Предметом лицензионного договора не могут быть права на использование объекта права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не действовали.

Итак, в случае если право собственности на объект интеллектуальной собственности перешло к владельцу по договору о передаче прав, необходимо обязательно проанализировать такой договор, проверить, внесены ли изменения в реестры, истребовать выписки из реестров.

В основном это касается объектов промышленной собственности, договоры на передачу по которым являются обязательными к регистрации. Однако, например, договоры, касающиеся авторского права, не обязательны к регистрации, а следовательно проверить, внесены ли изменения в реестр, невозможно.

Кроме того, даже если договоры, касающиеся авторского права, поданы на регистрацию, получить выписку из реестра невозможно. Существуют положения, где утверждена форма такой выписки, однако на практике нет механизма ее получения, и в такой просьбе отказывают. Поэтому в отношении авторских прав необходимо проверять наличие подписанных договоров, заключенных ранее, и прописывать гарантии.

Подведем итог: крайне важно перед подписанием договоров совершить следующие шаги:

– проверить принадлежность прав по доступным базам;

– истребовать выписки из реестров;

– внести положения о гарантиях в договор;

– проанализировать договоры, по которым получены права на объекты интеллектуальной собственности.

Представление, что регистрация интеллектуальной собственности – это все, что нужно для ее защиты, и отсутствие мониторинга нарушений прав интеллектуальной собственности

Многие клиенты обращаются за регистрацией объектов права интеллектуальной собственности, однако не представляют, что регистрация – это только первый шаг в борьбе с такими нарушениями. Не существует автоматического прекращения правонарушений на объекты интеллектуальной собственности.

Довольно часто, даже выявляя нарушения, владелец объекта права интеллектуальной собственности не знает, что делать дальше. Кроме того, будучи неосведомленным в способах защиты, владелец сталкивается с тем, что защита своих прав – это, кроме прочего, дополнительные расходы.

Так какие же действия необходимо совершить в целях защиты прав интеллектуальной собственности?

Во-первых, для объектов, являющихся обязательными к регистрации, – это проведение поисков на предмет регистрации сходных объектов. Например, регулярные поиски на сходство и тождественность обозначений, регулярное проведение поисков в поисковых системах. Иными словами, необходимо проводить мониторинг возможных нарушений прав интеллектуальной собственности. В защите прав интеллектуальной собственности само предупреждение нарушений является действенным способом защиты прав.

Кроме того, как один из способов мониторинга нарушений прав на торговые марки можно применять поиск по доменным именам. Согласно ст. 20 ЗУ "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" нарушением прав владельца свидетельства считается также использование без его согласия в доменных именах знаков и обозначений.

Промышленные образцы и полезные модели вообще являются такими объектами, на которые патенты выдают без проведения экспертизы по существу, поэтому и существует злоупотребление правами. Одновременно могут быть зарегистрированы несколько довольно сходных объектов. Если используется объект, даже давно уже известный миру, все равно можно получить требования о нарушении чьих-либо прав. Поэтому рекомендую производить хотя бы самостоятельный мониторинг и поиск по таким объектам во избежание указанных требований.

Таким образом, для бизнеса такие ошибки могут быть крайне неприятными, поэтому советую всегда проверять объекты интеллектуальной собственности перед использованием, регистрировать их, внимательно относиться к распределению прав между владельцами бизнеса и работниками, проверять принадлежность прав перед заключением договоров и мониторить нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности во избежание возможных последствий.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакты редакции:
uz@ligazakon.ua