Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Порушення прав на знаки для товарів і послуг у контекстній рекламі
Катерина Олійник, радник, АО Arzinger

На сьогодні у межах розвитку електронної комерції у бізнесу з'явилося безліч додаткових маркетингових і PR-інструментів для просування своїх товарів у мережі Інтернет. Наприклад, поряд із використанням таких джерел отримання трафіку, як соціальні мережі й медійна реклама, широко використовується SEO-оптимізація сайта для підвищення пошукової й органічної видачі за результатами пошукових запитів. Що частіше потрапляє сайт до результатів пошукової видачі, то більше в сайту можливостей для залучення потенційного клієнта.

Оскільки як такі ключові слова й метадані можуть використовуватися товарні знаки (як зареєстровані в Україні, так і ні), то спробуємо проаналізувати, яким чином правовласник може забезпечити захист прав інтелектуальної власності на свій знак в Україні.

Залишаючи питання добору ефективних способів просування сайтів у мережі за дужками, у статті спробували розібратися в питанні використання чужих товарних знаків під час просування сайтів, зокрема, у разі використання товарного знака як метатегів і ключових слів для рекламних посилань.

Передусім слід зазначити, що існують три основні види метатегів:

– метатег title – указується в заголовку сторінки, яка включається до результатів пошукового запиту;

– метатег description – метатег містить опис сторінки, у якому коротко описано те, що на цій сторінці міститься;

– метатег keywords – метатег із ключовими словами для опису веб-сторінки.

Виглядати у html-коді це може так:

Метатег title та метатег description є видимими, тобто метатегами, які формуються в межах заголовка сторінки, яка з'являється під час включення веб-сайту до сторінки пошуку.

Такі метатеги (title і description) видно інтернет-користувачеві, їхня функція подібна до функції товарного знака – ідентифікації товару/послуги. Мета їхнього використання також відповідає одному з видів використання знака для товарів і послуг із комерційною метою – використання з метою реклами, тобто з метою формування або підтримки обізнаності споживачів реклами та їхнього інтересу до товару/послуги, їх виробника/особи, яка надає послугу.

З урахуванням існування метатегу keywords використання торговельних марок (далі – ТМ) в Інтернеті не завжди передбачає видиме використання ТМ (тобто в доменному імені, у заголовку та контенті веб-сайту). Іноді таке використання полягає лише у використанні ТМ у метатегах у складі html-коду сторінки.

Згідно із загальною практикою SЕО-оптимізації (search engine optimization) розміщення інформації, прихованої для користувача, але такої, що індексується пошуковими роботами, може здійснюватися, наприклад, такими способами:

– розміщення прихованого тексту на веб-сторінці (замаскований для користувача текст: текст на сторінці того самого кольору, що й фон; вибір шрифту, рівного нулю; розміщення тексту за графічним елементом);

– прошивка інформації в html-коді (вихідному коді) сторінки (метатегах) – службової, технічної частини веб-сайту, невидимої інтернет-користувачеві. На підставі такого опису/метатегів пошукові системи формують опис сайта, який інтернет-користувач читає в результатах пошукової видачі та на підставі якого приймає рішення про перехід за посиланням на сайт.

Визначити застосування таких способів просування сайта середньостатистичному користувачеві складно. Крім того, для встановлення застосування другого варіанта (прошивка інформації у вихідному коді) необхідні як мінімум базові технічні знання, та й наскільки інтернет-користувачеві цікаво, чому конкретний сайт з'явився в результатах пошукової видачі.

При цьому слід звернути увагу, що будь-які способи підтасовування або здійснення інших дій для маніпуляції результатами пошукової видачі (наприклад, використання знаків для товарів і послуг третіх осіб) не схвалюються пошуковими сервісами та належать до категорії "чорної" оптимізації, застосування якої заборонено на рівні користувацьких угод / політик пошукових систем.

Наприклад, у розділі "Користувацький контент та правила поведінки" Умов і правил компанії Google (https://www.google.com/intl/ru_ALL/+/policy/content.html) у п. 8 "Підтасовування рейтингу" чітко зазначено про заборону здійснювати підтасовування показників рейтингу та релевантності такими способами, як використання повторюваних або хибних ключових слів і метаданих.

Як такий стан, так і можливість подання скарг правовласниками щодо порушення прав на товарні знаки в разі виявлення несанкціонованого використання товарних знаків як ключових слів у сервісі Google AdWords виникли в результаті судової практики США, де майже більш ніж десять років пошуковий ресурс Google залучено до різних позовів.

Одним із перших прецедентів стало рішення 2004 року у справі Playboy Enterprises, Inc., v. Netscape Communications Corporation1, у якому суд указав на те, що продаж банерної реклами, що з'являється в пошуковій видачі, ґрунтуючись на ключових словах, що використані для пошуку та становлять знаки для товарів і послуг, є порушенням прав на знаки для товарів і послуг у тому разі, якщо інтернет-користувач був достатньою мірою введений в оману такою банерною рекламою.

1 Див. http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1060968.html.

Під час розгляду справи обставині можливості введення в оману споживача в разі встановлення факту порушення прав на знаки для товарів і послуг було відведено важливе місце, оскільки цей критерій становить кваліфікуючу ознаку відповідно до Lanham Trademark Act. Як буде зазначено нижче, надалі суди відходитимуть від оцінювання такого критерію в цій категорії справ. Але ця перша справа стала важливим прецедентом, що заклало основи для формування підходів до встановлення факту порушення прав у мережі Інтернет у разі використання знаків як ключових слів і просування сайтів за допомогою контекстної реклами.

Повертаючись до українських реалій, варто відзначити, що загальне тлумачення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон про торговельні марки) передбачає такі критерії встановлення порушення прав на товарний знак:

– наявність реєстрації знака на території України;

– використання зареєстрованого знака для товарів і послуг із комерційною метою;

– використання зареєстрованого знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішування, для тих самих товарів/послуг, для яких знак зареєстровано, або схожих із ними або схожих товарів або послуг, щодо яких знак зареєстровано;

відсутність дозволу на використання знака для товарів і послуг від законного власника.

Таким чином, у разі встановлення факту незаконного використання знаків для товарів і послуг узагалі не здійснюється аналіз можливості введення споживача в оману, причому в широкому тлумаченні можливості введення споживача в оману в результаті змішування знаків, ризику хибних суджень, уведення в оману щодо наявності афілірованості або походження товару, спонсорства чи іншого санкціонованого використання товарів/послуг. Така оцінка більш характерна для розгляду справ про недобросовісну конкуренцію.

Використання знака для товарів і послуг у рекламі, у мережі Інтернет, зокрема, у доменних іменах кваліфікується Законом про торговельні марки як використання знака, що вимагає дозволу його власника.

Статтею 16 Закону про торговельні марки прямо передбачено виключне право власника зареєстрованого знака для товарів і послуг забороняти несанкціоноване використання зареєстрованого знака або схожого з ним позначення для тих самих або схожих товарів і послуг (зокрема, якщо таке використання може ввести споживача в оману стосовно виробника або особи, яка надає послуги).

Загалом, проаналізувавши українську судову практику, можна дійти висновку, що до встановлення порушення прав на знаки для товарів і послуг у мережі Інтернет застосовувався загальний стандарт доведення (зазначений вище). Однак українська судова практика не містить судових прецедентів (принаймні автору статті про них невідомо), у яких установлювалося порушення прав на знаки для товарів і послуг у разі їхнього використання в технічній частині веб-сторінок, тобто в частині, не призначеній для інтернет-користувачів.

Таким чином, не виключається, що відповідно до положень українського законодавства несанкціоноване використання торговельних марок третіх осіб у метатегах title і description буде кваліфіковано як порушення прав на знак для товарів і послуг (презюмуючи, що суд кваліфікує таке використання як використання знака для товарів і послуг у мережі Інтернет).

Щодо метатегів keywords, то хоча:

– вони невидимі інтернет-користувачеві, оскільки прошиті в html-коді сторінки,

– видні пошуковим системам, які враховують html-код сторінки під час проведення пошуку за заданими алгоритмами та алгоритмами ранжування сайтів (що становить комерційну таємницю пошукових систем),

– є частиною вихідного коду та слугують для розмітки тексту веб-документа,

відповідно до законодавства України їх також можна зарахувати до використання позначення з комерційною метою, що може бути підставою для встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг.

Цікаво, що і в судових прецедентах США також можна знайти обґрунтування й раціональне зерно в застосуванні такого підходу. Цікавим у цьому контексті є рішення Апеляційного суду другого округу США ще у 2009 році у справі Rescuecom Corp. v. Google INC.2. У цій справі суд, дослідивши обставини справи й установивши, що знак для товарів і послуг використовує відповідач лише для внутрішніх цілей і лише як об'єкт продажу й інструмент в алгоритмі роботи програмного забезпечення, що забезпечує роботу сервісу AdWords, усе-таки дійшов висновку, що ця обставина, так само як і питання встановлення факту можливості введення в оману на ринку, не може перешкоджати встановленню факту порушення прав на знаки для товарів і послуг.

2 Див. http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1267844.html#footnote_4.

Цей висновок суд аргументував тим, що інакше пошукові системи могли б безперешкодно використовувати знаки для товарів і послуг для спрямування потоків трафіку й уведення споживачів в оману. Розвиваючи у виносках цю думку, суд відзначив, що таке вільне використання знаків могло б призвести до того, що пошукові служби могли б продавати послуги пріоритизації сайтів у результатах пошукової видачі замість рекламних посилань, придбання ключових слів конкурентами для автоматичного переспрямування інтернет-користувачів на свої сайти, коли інтернет-користувач уводить знак конкурента до рядка пошукового запиту.

Але можна спрогнозувати, що в межах доведення факту порушення можуть виникнути й певні труднощі, особливо якщо знак для товарів і послуг використовується лише в метатегах keywords (тобто у прихованій для користувача формі), тому що для встановлення підстав для притягнення до цивільно-правової відповідальності необхідно буде встановити причинно-наслідковий зв'язок між таким використанням позначення у html-коді сторінки та переходом інтернет-користувача на сайт.

Адже такому переходу сприяє не дія оператора сайта як така (використання позначення у html-коді), а робота пошукових систем та їх алгоритмів ранжування (які, наприклад, як Google (за його твердженнями), можуть узагалі не враховувати метатеги keywords), тобто з'являється інформаційний посередник, у результаті дій якого сайт з'являється в результатах пошуку, згенерованих для інтернет-користувача. Вивчення цього питання лежатиме більше в площині встановлення факту недобросовісної конкуренції.

Водночас використання чужого товарного знака та його репутації з метою просування власного товару або сайта може бути актом недобросовісної конкуренції й бути предметом окремого адміністративного розгляду.

Також слід урахувати, що вищесказане стосувалося комерційних веб-сайтів. Тоді як у разі, якщо сайт буде некомерційним, тобто інформаційним, ця обставина буде слугувати серйозною перешкодою для встановлення факту порушення прав (оскільки складно буде довести використання знака іншого виробника з комерційною метою, тобто з метою реклами (просування) власного товару).

Слід зазначити, що й міжнародна практика розгляду таких справ неоднорідна та не містить єдиної думки щодо кваліфікації обговорюваного використання знаків у метаданих. Тому спрогнозувати, у який бік розвиватиметься українська практика, у якій на сьогодні немає взагалі релевантних судових прецедентів, складно.

Однією загальною обставиною, що враховується під час розгляду цієї категорії спорів у різних країнах, є добросовісність використання знаків. У разі встановлення наявності (не)добросовісності використання суди встановлюють усі істотні обставини справи, зокрема, аналізують зміст веб-сайту й установлюють такі аспекти:

– чи існує законний інтерес для використання позначення;

– чи можна кваліфікувати таке використання як один із видів добросовісного використання ("fair use") позначень, зокрема, в описових цілях. У міжнародній практиці концепція номінативного використання ("nominative use") дістала розгорнуте судове застосування та припускає використання чужого товарного знака для відсилання покупців до відповідних до товарів без отримання попереднього дозволу з боку правовласника. Таке використання припускає, що зареєстрований товарний знак третьої особи не використовується з метою індивідуалізації власної продукції; знак використовується з іншими правомірними цілями й таким чином, щоб уникнути можливості змішування товарів різних виробників.

Статтею 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" передбачено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. При цьому категорія "торгові та чесні звичаї" залишається недеталізованою.

У зв'язку з цим ключовими питаннями в разі використання ТМ як невидимих елементів веб-сайту є такі:

– чи можна вважати таке невидиме використання ТМ використанням у розумінні ст. 16 Закону про торговельні марки;

– чи можна вважати, що використання ТМ у метатегах і в html-коді сторінки є недобросовісною конкуренцією.

На наш погляд, використання таких методів містить ризики порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Так, згідно зі ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Відповідно до ст. 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (набула чинності для України з 25.12.91 р.):

– країни зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції;

– актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

Згідно з практикою Вищого господарського суду України у сфері застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції орган Антимонопольного комітету України, притягуючи до відповідальності за ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", повинен указати, які саме конкретні правила, торгові або інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності порушив конкретний суб'єкт господарювання, установити їх зміст, указати на докази існування таких звичаїв.

Так, компанія, просуваючи свій продукт шляхом створення сайта продукту, тим самим вступає в конкурентні відносини з іншими виробниками подібної продукції. У сфері сайтобудування розміщення прихованого тексту з метою пошукової видачі свого ресурсу зараховується до недобросовісних методів оптимізації, що відображено у внутрішніх правилах пошукових компаній (наприклад, Умови та правила компанії Google), а, отже, заборону на подібні дії закріплено на рівні звичаю в цій сфері.

Використовуючи такий недобросовісний метод, компанія тим самим отримує неправомірні конкурентні переваги перед іншими виробниками подібного продукту (конкурентами). Таким чином, такі дії містять ознаки порушення, передбаченого ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", що може призвести до накладення штрафу АМКУ в розмірі до 5 % обороту компанії за рік, що передував накладенню штрафу.

Крім того, така діяльність може вважатися нечесною підприємницькою практикою відповідно до положень Закону України "Про захист прав споживачів". Нечесна підприємницька практика – будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції. Відповідно до п. 1 ст. 19 вищевказаного Закону нечесна підприємницька практика включає дії, що кваліфікуються як прояв недобросовісної конкуренції. Нечесна підприємницька практика заборонена. Договори, укладені із застосуванням нечесної підприємницької практики, є недійсними згідно із законом.

Оскільки в Україні на цей момент не сформовано правозастосовну практика з цього питання, то пропонуємо розглянути підходи, які використовуються в ЄС і в США.

Узагалі загальні підходи до розгляду такої категорії справ свідчать про те, що в разі, якщо використання ТМ у html-коді сторінки впливає на роботу пошукових сервісів і на результати пошукових запитів, таке використання може розцінюватися як акт недобросовісної конкуренції. Ключовим у цьому разі буде застосування так званої доктрини "порушення первісного наміру". Ця концепція передбачає, що дії особи, які будь-яким чином впливають та/або спотворюють первинну мету, яку поставив споживач (наприклад, увести в пошуковому рядку веб-браузера назву відомого бренда й отримати в результатах пошукового запиту перелік веб-сторінок, що містять релевантну інформацію саме про товари цього бренда), слід розцінювати як акт недобросовісної конкуренції.

Цим принципом, наприклад, керувався суд під час розгляду справи American Medical Corp. v. Axion (2008 WL 918411 (11th Cir. April 7, 2008)), у якій компанія Axion використовувала ТМ компанії American Medical Corp. у метатегах (але не у html-коді сторінки). Суд постановив, що таке використання ТМ впливає на пошукові системи, оскільки до того, як компанія Axion вилучила з метатегів ТМ компанії American Medical Corp., у результатах пошукового запиту веб-сайт компанії Axion посідав 2-ю позицію (при цьому відображався й короткий опис веб-сайту Axion, що означає використання ТМ American Medical Corp. і в метатегах типу description).

Тому суд дійшов висновку, що таке використання ТМ у метатегах є порушенням, тому що здійснювалося з метою впливу на пошукові системи, і може розцінюватися як комерційне використання, яке призводить до введення споживачів в оману. Як заперечення компанія Axion стверджувала, що використання ТМ у метатегах є невидимим, тому не може розцінюватися як порушення. Однак суд указав на те, що ТМ якраз використовується з метою продажу або реклами товарів, що слід розцінювати як використання.

У контексті цього спору слід урахувати, що суд не приділив належної уваги тому виду метатегів, які використовував відповідач, тому не можна з упевненістю зарахувати цю справу до правозастосовної практики за одним із трьох видів метатегів.

При цьому використання ТМ не розцінюватиметься як порушення в разі, якщо таке використання не призводить до "порушення первісного наміру", а також дає чітке розуміння того, у якої компанії придбавається товар.

Також важливо відзначити, що доктрина "порушення первісного наміру" у мережному просторі зміщує встановлення факту змішування з моменту покупки на момент привертання й переходу на веб-сайт конкуруючої продукції в результаті використання html-метатегів і появи сайта в результатах пошукового запиту. Знаковим для встановлення цього підходу стало рішення Апеляційного суду дев'ятого округу США у справі Brookfield Communications v. West Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

Водночас, якщо використання в невізуальному метатегу чужої ТМ не створює ризику змішування контенту інтернет-сторінки з ТМ та/або товарами й послугами, щодо яких вона зареєстрована, таке використання допускається. При цьому важливо звернути увагу й на те, що таке використання не повинно призвести до "порушення первісного наміру", а споживачі повинні чітко бачити, у якої компанії придбавається товар. До такого висновку дійшли суди США у справі Standard Process Inc. v. Dr. Scott J. Banks3.

Тобто ця справа розглядалася й з урахуванням наявності законного інтересу у використанні знака для товарів і послуг, який навіть у деяких випадках використання знака в комерційних цілях може бути використаний для захисту використання знака без попереднього отримання дозволу власника прав на знак. Аналогічні підходи до розгляду цієї категорії справ є й у практиці Євросоюзу4.

3 Див. http://www.internetlibrary.com/pdf/STANDARD-PROCESS-BANKS-ED-WIS.pdf.

4 Див. Interflora vs Marks and Spencer case http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09.

ВИСНОВОК:

Вищесказане дає підстави для висновку, що в межах українського законодавства під час захисту прав на товарні знаки в мережі Інтернет власники прав на товарні знаки можуть використовувати як судові, так й адміністративні способи захисту прав, що не перешкоджає також скористатися й позасудовими способами захисту.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua