Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Захист прав інтелектуальної власності на митниці
Владислав Подоляк, радник, ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" Анна Кирик, юрист, ЮФ "Василь Кісіль і Партнери"

У зв'язку з реформуванням національної системи охорони інтелектуальної власності та появою законодавчих ініціатив стосовно посилення охорони відповідних об'єктів ця тема знову стає актуальною як серед правників, так і серед економістів, державних службовців, представників бізнесу та пересічних українців. Звісно, не залишаються осторонь і представники митних органів, оскільки левова частка порушень прав інтелектуальної власності відбувається саме під час перетину товарами митного кордону.

У засобах масової інформації та соцмережах регулярно з'являється інформація про те, що до України масово імпортуються товари з порушенням прав інтелектуальної власності, а працівники митниці затримують рекордно великі партії контрафактних товарів. Крім того, не обійшло Україну й явище так званого патентного тролінгу, яке ми розкриємо трохи нижче.

Найпоширеніші види порушень

1. Порушення процедури ввезення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, промислові зразки, корисні моделі, рідше – об'єкти авторського права). Інакше кажучи, оригінальний товар імпортується (1) поза митним контролем (дрібними партіями – на суму, еквівалентну не більш як 500 євро, що дозволено законом) або (2) особою, яка не уповноважена правовласником ввозити той чи інший товар на митну територію України.

Це явище у світовій практиці отримало назву "паралельний імпорт", але Митний кодекс України в чинній на сьогодні редакції чомусь називає товари, увезені в порядку паралельного імпорту, "контрафактними", що є некоректним.

Дискусія щодо легалізації паралельного імпорту не припиняється досі, тим паче, коли мова заходить про так званий принцип вичерпання прав.

Загальноприйнятим на практиці є те, що, говорячи про контрафакт, ми маємо на увазі не оригінальну продукцію, а підробки оригінального товару. Оскільки законодавець поняттям "контрафактні товари" позначає не що інше, як паралельний імпорт, питання контрафакту як такого залишається дещо поза межами правового регулювання в Україні.

У будь-якому разі спільним і для паралельного імпорту, і для "чистого" контрафакту є те, що обидва явища підпадають під регулювання статті 229 Кримінального кодексу України. Утім, якщо сума імпортованих за раз товарів не перевищуватиме ліміт 500 євро, установлений Митним кодексом, і не досягатиме мінімуму, установленого Кримінальним кодексом для таких правопорушень, можна стверджувати про те, що ці явища, на жаль, усе ж залишатимуться нашими реаліями принаймні на найближчий час.

2. Патентний тролінг по-українськи. За екзотичною (як для пересічної особи) назвою криється явище, що вже стало українськими реаліями. Попри велику кількість маніпуляцій із боку тролів, схема сама собою досить зрозуміла й ненова (у США це явище зародилося задовго до того, як про нього заговорили в Україні).

Для прикладу: фізична особа, дізнавшись про бажання великої іноземної корпорації "зайти" на український ринок, реєструє в Україні на своє ім'я однойменну торговельну марку або отримує патент на корисну модель чи промисловий зразок. Потім вносить відповідні дані до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності (далі – Митний реєстр), що на сьогодні не потребує значних затрат часу й матеріальних ресурсів.

Як наслідок – митниця призупиняє митне оформлення таких товарів, фактично унеможливлюючи їх подальше ввезення. Або й простіше – така особа реєструє на своє ім'я як промислові зразки речі, що давно ввійшли до нашого з вами побуту, і цим фактично отримує монополію на їх імпорт до України. Чого лише варті патенти на вішаки, лампочки, сірники та інші звичні для нас предмети. І за такого стану справ у 90 % випадків у правовласника не залишається іншого вибору, як придбати ліцензію на свій же об'єкт інтелектуальної власності у троля, адже кожен день простою товару на митниці – це відчутні збитки для бізнесу.

У цьому контексті доречно згадати про проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності" № 5699 від 23.01.2017, який пропонує встановити додатковий критерій патентоспроможності промислового зразка – індивідуальний характер – поряд із єдиним сьогодні критерієм – новизною.

Якщо відповідний закон буде прийнято, то це відчутно ускладнить життя патентних тролів, які тривалий час зловживали тим, що новизна – єдиний критерій патентоспроможності промислового зразка, що робить отримання відповідного патенту досить простим.

Утім, якщо ні явища паралельного імпорту, ні того ж патентного тролінгу викорінити наразі неможливо, можна спробувати його мінімізувати. Для цього в Україні працює Митний реєстр.

Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності: як це працює

Згідно з положеннями розділу 14 Митного кодексу митні органи сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Так, працівник митниці може призупинити митне оформлення товарів на підставі даних Митного реєстру або ж за власною ініціативою строком до 10 робочих днів. Протягом цього часу правовласник повинен звернутися або до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, або до митного органу з письмовим умотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення ще на 10 робочих днів. Якщо звернення до суду не було, митниця продовжить митне оформлення товарів.

Отже, правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати до Державної фіскальної служби заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом унесення відповідних відомостей до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в Митному реєстрі, надсилається до усіх митниць України.

Станом на 20 лютого 2017 року до Митного реєстру внесено 3353 об'єкти інтелектуальної власності.

Процедура подання й розгляду відповідної заяви регулюється Порядком реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648.

Для внесення об'єкта права інтелектуальної власності до Митного реєстру правовласник подає до Державної фіскальної служби України заяву за формою, наведеною в додатку до згаданого вище Порядку. Таку заяву потрібно подавати в паперовому й електронному вигляді. У разі подання заяви в електронному вигляді з електронним цифровим підписом правовласника й електронними копіями документів, завіреними електронним цифровим підписом правовласника, заяву та додані до неї матеріали в паперовому вигляді подавати не потрібно. Перелік додатків до заяви міститься також у Порядку.

Звертаємо увагу на те, що на практиці є досить чіткі вимоги до довіреності (якщо заяву подає не безпосередньо правовласник). Поряд із необхідністю чітко зазначити всі права представника, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності на митниці, необхідно вказати зобов'язання відшкодовувати витрати митних органів, пов'язані із призупиненням митного оформлення товарів за підозрою в порушенні прав, належних особі, що видала довіреність.

Заяву та додані до неї матеріали розглядає спеціалізований підрозділ Державної фіскальної служби України в строк не більше ніж 30 робочих днів із дати подання заяви.

Ураховуючи строк, потрібний для підготовки заяви та додатків, і 30-денний строк розгляду заяви, загальний строк процедури реєстрації займає не більш як два місяці та не потребує сплати зборів, унесення будь-якої застави, гарантійних платежів тощо.

Дискусія щодо вичерпання прав

Повертаючись до питання паралельного імпорту в Україні, слід розкрити суть дискусії, що точиться навколо так званого принципу вичерпання прав.

У теорії прийнято виділяти три види такого вичерпання:

(1) національний принцип (право забороняти подальший продаж товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, вичерпується після введення його в цивільний обіг правовласником або уповноваженою ним особою (зазвичай – першого продажу), проте лише в межах території України),

(2) регіональний принцип (право вичерпується в межах певного регіону (найкращий приклад – Європейський Союз)) і

(3) міжнародний принцип (перше введення товару в цивільний обіг правовласником або уповноваженою ним особою може бути здійснене на території будь-якої країни світу).

Повертаючись до практики, зазначимо, що найчастіше при імпорті товарів порушуються права на знаки для товарів і послуг, промислові зразки та корисні моделі. Рідше – на об'єкти авторського права. Утім, як не парадоксально, найбільш вдалим є формулювання Закону України "Про авторське право та суміжні права", а саме "якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди". Тобто, по суті, цей Закон закріпив національний принцип вичерпання прав щодо об'єктів авторського права.

Закони України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та "Про охорону прав на промислові зразки" не містять прямої вказівки щодо того, де саме товари повинні бути введені в цивільний обіг для цілей застосування принципу вичерпання прав – на території України чи на території будь-якої країни.

Такий стан справ спонукає до дискусії прибічників обох поглядів, що на сьогодні вилилося в два законопроекти, які відображають різне бачення цього питання.

Зокрема, проектом Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності" № 5699 запропоновано закріпити принцип міжнародного вичерпання прав на законодавчому рівні. Так, пропонують доповнити абз. 3 ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" положенням про те, що товар під відповідною торговельною маркою може бути введений в цивільний обіг на території будь-якої країни світу.

Загалом, закріплення міжнародного принципу вичерпання прав спрямовано на гармонізацію законодавства України із законодавством Євросоюзу та приводить його у відповідність до вимог Угоди про асоціацію та Угоди TRIPS.

Водночас, узаконюючи принцип міжнародного вичерпання прав, Україна, по суті, остаточно узаконює паралельний імпорт, що може викликати негативну реакцію з боку великих іноземних корпорацій – правовласників, які працюють в Україні і є ексклюзивними офіційними імпортерами своїх товарів в Україну.

Утім, сильний аргумент противників паралельного імпорту – те, що неофіційні імпортери ухиляються від сплати податків до державного бюджету.

17 листопада 2016 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників" № 5419. У цьому законопроекті міститься пропозиція закріпити принцип національного вичерпання прав на знаки для товарів і послуг. Автори законопроекту стверджують, що наявний стан законодавства не дає належних гарантій правовласникам стосовно того, що держава зможе ефективно захистити їхні права, а відповідно створює для суб'єктів підприємницької діяльності низку ризиків порушення їхніх як майнових, так і немайнових прав інтелектуальної власності; щобільше, подібне нехтування та ігнорування державою необхідності забезпечення належних умов для охорони й захисту прав інтелектуальної власності створює вкрай непривабливий інвестиційний клімат в Україні.

На жаль, попри існування аж двох законопроектів, питання щодо промислових зразків і корисних моделей відходять на другий план, оскільки обидва стосуються питання вичерпання прав на знаки для товарів і послуг.

Що цікаво, суди апеляційної та касаційної інстанцій у рішеннях схиляються до того, що в Україні діє міжнародний принцип вичерпання прав на знаки для товарів і послуг.

У постанові Рівненського апеляційного господарського суду від 02.07.2016 у справі № 918/1141/15 (спір щодо ТМ "Kaeser") міститься таке: "…вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця і має бути зафіксований у законі. Разом з тим, приписи ч. 6 ст. 16 Закону не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний обіг виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний обіг може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав".

Це рішення було залишене без змін постановою Вищого господарського суду України від 12.04.2016.

У питанні сірого імпорту країни світу поділилися на 2 табори: ті, хто виступають за, і ті, хто проти паралельного імпорту. Так, у США паралельний імпорт узаконено, і на полицях магазинів можна знайти поряд із легально завезеними товарами й так званий паралельний імпорт. Тобто покупець може обрати одну з двох опцій: або придбати "офіційний" товар, на який поширюється офіційна гарантія від виробника, але за вищою ціною, або відмовитися від подальшого гарантійного обслуговування товару, але придбати його за меншу ціну. Подібна ситуація має місце й у країнах Євросоюзу. Паралельний імпорт офіційно заборонений у Російській Федерації, проте поширюється така заборона лише на товари, що ввезені з комерційною метою, а не для власного споживання.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua