Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
Интеллектуальный прогноз на 2018 год
Илларион Томаров, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности, ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Дарья Ромащенко, юрист, ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры"

Внесудебное урегулирование

В 2018 году следует ожидать первые результаты применения апрельских новелл Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" относительно блокировки веб-сайтов за незаконное воспроизведение компьютерных программ, аудиовизуальных и музыкальных произведений. Если провайдеры будут игнорировать законные требования, результатом станут судебные споры об удалении контента.

Характерным для прошлого года в практике Антимонопольного комитета Украины является повышение штрафов: если в 2016 году в среднем штраф приближался к 100000 грн, то в 2017 году все чаще превышал 200000 грн, а однажды составил 7 млн грн за распространение на упаковках и этикетках товара и на веб-сайте информации, вводящей в заблуждение.

Нормы Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" должны на полную работать в тех случаях, когда традиционные объекты интеллектуальных прав не помогают или отсутствуют, но присутствует нечестная деловая практика, например, получение выгоды за счет имитации внешнего вида товара или рекламы или другие формы эксплуатации репутации конкурента.

Судебные споры

Надеемся, что в середине года начнет работать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, который должен решить ряд первоочередных вопросов судебной защиты интеллектуальных прав. Первейшее преимущество – единая юрисдикция для споров о приобретении прав и признании недействительными охранных документов вместо трех до сих пор: хозяйственной; гражданской и административной (оспаривание решений МЭРТ об отказе в выдаче охранных документов).

Самое важное требование к новому суду – появление решений нового качества: с детальной аргументацией, которая будет способствовать правовой определенности в части способов защиты, доказательств, защиты от злоупотребления правами и т. п.

Часто невозможность получить доказательства нарушения, находящиеся в распоряжении ответчика, приводит к отказу в иске или лишает возможности доказать реальный размер убытков или дохода нарушителя. От нового суда (учитывая существенные изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс) ожидают взвешенного подхода к рассмотрению заявлений об обеспечении иска и сбору доказательств.

Традиционный подход – если способ защиты не установлен договором или законом, следует отказать в иске – должен трансформироваться в соответствии с обстоятельствами нарушения. Это уже произошло в отношении доменных имен, когда суды не только ссылаются на Правила домена UA и Правила ICANN как на обычай делового оборота, но и удовлетворяют требование о переделегировании домена. Неисчерпаемость способов защиты и дискретность полномочий судов относительно применения соизмеримого и надлежащего способа защиты сейчас гарантированы действующим законодательством.

Неотъемлемой частью судебных процессов относительно интеллектуальных прав стало злоупотребление процессуальными правами в разных формах: подача ходатайств о назначении повторной или дополнительной экспертизы, привлечение иностранных лиц в качестве соответчиков для затягивания рассмотрения дела, подача сторонних исков для приостановления рассмотрения основного спора. Суд должен стимулировать стороны воздерживаться от подобных злоупотреблений, что повлияет на скорость рассмотрения дел.

Кроме этого суд должен по-новому оценивать роль судебных экспертов и их заключений (снова-таки с учетом новелл хозяйственного процесса). Воздерживаясь от прямого или скрытого цитирования заключений эксперта как аргументации решения, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности должен предоставлять свой анализ обстоятельств и обоснование тех или иных доказательств, в частности заключения экспертизы.

Тенденции защиты разных видов интеллектуальных прав

Авторское право. Взыскание компенсации за нарушение авторского права на персонажи мультфильмов за последние годы частично превратилось в поиск способов уменьшить ее размер, который был откровенно несоизмерим с ущербом от доказанного объема продажи контрафактной продукции. Сначала суды позаимствовали понятие малозначительности нарушения, которое, впрочем, не прижилось. Позднее ввели понятие производного нарушения, однако ключевой сдвиг наметился только недавно.

Обратив внимание на отсутствие вреда, суды по инерции продолжают взыскивать компенсацию, ссылаясь на презумпцию виновного причинения вреда. Только суды возложат обязанность по доказыванию вины нарушителя на истца, окажется, что в действиях розничных продавцов она или отсутствует, или имеется только в форме неосторожности.

Вероятно, такой поворот приведет к появлению нового стандарта доказывания вины при взыскании компенсации: в иске будет отказано, если нарушитель докажет, что проявил разумную осмотрительность во время покупки товара у третьего лица (отсутствие вины). Немедленное прекращение торговли контрафактом и сотрудничество розничного продавца относительно предоставления правообладателю информации об оптовом поставщике или производителе контрафакта должны стать условием для освобождения от имущественных требований.

Смежные права. В 2017 году в споре между лицензиатом прав на фонограммы и телевизионным каналом подняты два важных аспекта использования фонограмм в аудиовизуальных произведениях: (1) является ли перечень способов использования фонограмм, который установлен в законе, исчерпывающим? (2) как соотносятся право использовать фонограмму без разрешения, но с выплатой вознаграждения, которое прямо установлено законом, с правом владельца исключительных прав на фонограмму или лицензиата требовать компенсации за использование фонограммы? ВХСУ вернул дело на новое рассмотрение, а истец отказался от иска, поэтому приведенные вопросы снова остались без ответов.

Патенты. Большинство судебных споров относительно изобретений, рассматривавшихся в 2017 г., связаны с патентами на лекарственные средства, поэтому такая тенденция будет наблюдаться и в следующем году.

Чертой фармацевтической отрасли является существование "вечнозеленых" патентов, когда для продления срока охраны действующего вещества препарата патентуют новые формы, свойства или новое использование известного лекарственного средства. Сейчас проект закона о внесении изменений в законодательство об изобретениях и полезных моделях, в котором решен вопрос о "вечнозеленых" патентах, обнародован для обсуждения на сайте МЭРТ.

Остается актуальным вопрос защиты от недобросовестных регистраций промышленных образцов и дальнейшего злоупотребления правами на эти патенты (известный как патентный троллинг). В известном конфликте относительно монополии на внешний вид бытовой губки для мытья посуды одна из сторон пожаловалась в АМКУ и получила решение в свою пользу, которое теперь оспаривают в суде. Этот спор интересен попытками судов разграничить объемы правовой охраны на якобы тождественный объект между патентом на промышленный образец и объемной торговой маркой.

Торговые марки. Дело относительно правомерности использования обозначения "СБЕРБАНК", находящееся на стадии апелляционного обжалования, и новое дело относительно обозначения "Киевский" для кондитерских изделий указывают на оживление интереса бизнеса к т. наз. советским брендам.

В начале 90-х годов разные лица успели зарегистрировать торговые обозначения, известные потребителям этих товаров еще с советских времен. Раньше, при отсутствии торговых марок, одновременно несколько предприятий изготавливали однородные товары под одинаковыми названиями и этикетками. Фактически это означает, что у потребителя не возникла ассоциативная связь между определенным производителем и качественными характеристиками товара.

Впрочем, за последние 25 лет некоторые производители вложили значительные инвестиции в развитие этих брендов и будут защищать монополию на использование завоеванной репутации и популярности среди потребителей. Юридическая часть проблемы состоит в доказывании права предыдущего использования и его правопреемства от государственных предприятий к ныне существующим хозяйственным обществам.

Географические указания. С 2016 года, когда перечень географических указаний благодаря Соглашению об ассоциации с ЕС пополнили свыше 3000 наименований, не произошло никакого серьезного судебного спора в отношении них. Однако 2018 год обещает оживление, в частности, из-за спора, возникшего между итальянским консорциумом и украинским производителем относительно регистрации ряда торговых марок, содержащих словесные элементы, напоминающие обозначения "ASTI" и "PROSECCO".

В законодательстве о географических указаниях предлагаются изменения – проект № 6023 ожидает рассмотрения в Верховной Раде. Проект отражает требования, установленные Соглашением об ассоциации с ЕС, и стандарты, установленные соответствующим европейским законодательством.

Коммерческие наименования. Количество судебных дел о защите прав на коммерческое наименование переходит в качество, и суды четко различают название юридического лица и собственно фирменное наименование, под которым такое лицо ведет бизнес.

Однако остается неопределенным вопрос допустимости такого способа защиты, как требование изменить название компании как нарушающее права другого лица на торговую марку или на более раннее коммерческое наименование. Поскольку для возникновения права на коммерческое наименование достаточно фактического использования и не обязательно регистрировать компанию в Украине, в ближайшее время потенциал защиты может расшириться.

Ожидаемые изменения в законодательстве

Одним из условий подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и налаживания экономических отношений с США было приближение стандартов охраны интеллектуальной собственности к мировым. Собственно, это стало причиной того, что в 2017 году было подано как никогда много законопроектов о внесении изменений в законодательство по интеллектуальной собственности.

Обнародованное в конце декабря заявление Офиса торгового представителя США определило 4-месячный срок для усовершенствования системы выплат, связанных с охраной прав интеллектуальной собственности, под угрозой лишения торговых преференций. Риск существенного уменьшения экспорта должен стимулировать украинский парламент, поэтому в ближайшее время следует ожидать частичное обновление законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Реформа организаций коллективного управления

В конце года активизировалось обсуждение усовершенствования законодательства об организациях коллективного управления (ОКУ). Эта сфера – одна из наиболее проблематичных и неурегулированных: наличие расширенного управления правами, отсутствие прозрачности в деятельности ОКУ, большое количество ОКУ, сфера управления между которыми не всегда согласована, что имеет следствием претензии к отчетности относительно собранного вознаграждения и неэффективные судебные споры с плательщиками вознаграждения. В Верховную Раду подано 4 законопроекта, посвященные регулированию сферы ОКУ, и еще один проект обнародован МЭРТ для обсуждения.

Самый новый законопроект вводит систему из 7 сфер, каждая из которых будет представлена одной ОКУ, аккредитованной на 5 лет. Для получения аккредитации ОКУ должна быть некоммерческим юридическим лицом и отвечать критерию существенной репрезентативности. Прозрачность деятельности ОКУ будет гарантироваться путем публикации ежегодного отчета о деятельности, который будет сопровождать отчет независимого аудитора. Также предлагается ввести более публичную процедуру поиска и идентификации правообладателей относительно объектов, вознаграждение за которые не была распределено. Тенденции судебной практики отражены в возможности изъятия прав из управления ОКУ по заявлению правообладателя.

В перспективе возможно кардинальное изменение подхода к взысканию сборов за частное копирование с оборудования и носителей, отраженное в проекте постановления КМУ, обнародованном на сайте МЭРТ.

Реформа законодательства о торговых марках и промышленных образцах

В течение года на рассмотрении парламента находится законопроект № 5699 относительно усовершенствования законодательства о промышленных образцах и торговых марках. Относительно промышленных образцов абсолютной новеллой является критерий предоставления правовой охраны – индивидуальный характер, который будет определяться через т. наз. проинформированного пользователя. В соответствии с Соглашением об ассоциации предлагается ввести 3-летний срок охраны незарегистрированных промышленных образцов.

Едва ли не самое ожидаемое изменение – появление процедуры post-grant opposition, то есть административного обжалования свидетельств на промышленные образцы в Апелляционной палате в течение всего срока охраны и после его завершения. Это позволит значительно уменьшить судебные расходы добросовестных участников рынка. Демотиватором для патентных троллей должно стать появление компенсации за нарушение прав третьих лиц во время подачи заявки на промышленный образец в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат.

В отношении торговых марок предложено ввести категорию ассоциации в качестве основания для отказа в регистрации: обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, если его можно спутать и, в частности, ассоциировать с другими обозначениями. Наличие ассоциативной связи будет основанием для запрета использования обозначения третьим лицам. Впрочем, остается непонятно, от имени кого – потребителя или эксперта – должно определяться наличие такой связи.

Предлагается установить четкие сроки подачи возражений третьими лицами: в течение 3 месяцев с даты публикации сведений о заявках. Кроме этого, в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации увеличен срок неиспользования торговой марки, достаточный для признания ее недействительной, до 5 лет.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакты редакции:
uz@ligazakon.ua