Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
Нарушение прав на знаки для товаров и услуг в контекстной рекламе
Екатерина Олейник, советник, АО Arzinger

На сегодняшний день в рамках развития электронной коммерции у бизнеса появилось множество дополнительных маркетинговых и PR-инструментов для продвижения своих товаров в сети Интернет. Например, наряду с использованием таких источников получения трафика, как социальные сети и медийная реклама, широко используется SEO-оптимизация сайта для повышения поисковой и органической выдачи по результатам поисковых запросов. Чем чаще попадает сайт в результаты поисковой выдачи, тем больше у сайта возможностей для привлечения потенциального клиента.

Поскольку в качестве таких ключевых слов и метаданных могут использоваться товарные знаки (как зарегистрированные в Украине, так и нет), то попытаемся проанализировать, каким образом правообладатель может обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности на свой знак в Украине.

Оставляя вопросы подбора эффективных способов продвижения сайтов в сети за скобками, в статье попытались разобраться в вопросе использования чужих товарных знаков при продвижении сайтов, в частности, при использовании товарного знака в качестве метатегов и ключевых слов для рекламных ссылок.

Прежде всего следует отметить, что существуют три основных вида метатегов:

– метатег title – указывается в заголовке страницы, которая включается в результаты поискового запроса;

– метатег description – метатег содержит описание страницы, в котором кратко описано то, что на данной странице находится;

– метатег keywords – метатег с ключевыми словами для описания веб-страницы.

Выглядеть в html-коде это может следующим образом:

Метатег title и метатег description являются видимыми, т. е. метатегами, которые формируются в пределах заголовка страницы, которая появляется при включении веб-сайта в страницу поиска.

Такие метатеги (title и description) видны интернет-пользователю, их функция подобна функции товарного знака – идентификации товара/услуги. Цель их использования также соответствует одному из видов использования знака для товаров и услуг с коммерческой целью – использование с целью рекламы, т. е. с целью формирования или поддержания осведомленности потребителей рекламы и их интереса к товару/услуге, их производителю/лицу, предоставляющему услугу.

С учетом существования метатега keywords использование торговых марок (далее – ТМ) в Интернете не всегда предполагает видимое использование ТМ (то есть в доменном имени, в заголовке и контенте веб-сайта). Иногда такое использование заключается исключительно в использовании ТМ в метатегах в составе html-кода страницы.

Согласно общей практике SЕО-оптимизации (search engine optimization) размещение информации, скрытой для пользователя, но индексируемой поисковыми роботами, может осуществляться, например, следующими способами:

– размещение скрытого текста на веб-странице (замаскированный для пользователя текст: текст на странице того же цвета, что и фон; выбор шрифта, равного нулю; размещение текста за графическим элементом);

– прошивка информации в html-коде (исходном коде) страницы (метатегах) – служебной, технической части веб-сайта, невидимой интернет-пользователю. На основании такого описания/метатегов поисковые системы формируют описание сайта, которое интернет-пользователь читает в результатах поисковой выдачи и на основании которого принимает решение о переходе по ссылке на сайт.

Определить применение таких способов продвижения сайта среднестатистическому пользователю сложно. Кроме того, для установления применения второго варианта (прошивка информации в исходном коде) необходимы как минимум базовые технические знания, да и насколько интернет-пользователю интересно, почему тот или иной сайт появился в результатах поисковой выдачи.

При этом следует обратить внимание, что любые способы подтасовки или осуществления иных действий для манипуляции результатами поисковой выдачи (например, использование знаков для товаров и услуг третьих лиц) не приветствуются поисковыми сервисами и относятся к категории "черной" оптимизации, применение которой запрещено на уровне пользовательских соглашений / политик поисковых систем.

Например, в разделе "Пользовательский контент и правила поведения" Условий и правил компании Google (https://www.google.com/intl/ru_ALL/+/policy/content.html) в п. 8 "Подтасовка рейтинга" четко указано о запрете осуществлять подтасовку показателей рейтинга и релевантности такими способами, как использование повторяющихся или ложных ключевых слов и метаданных.

Как такое положение, так и возможность подач жалоб правообладателями относительно нарушения прав на товарные знаки в случае обнаружения несанкционированного использования товарных знаков в качестве ключевых слов в сервисе Google AdWords возникли в результате судебной практики США, где практически более десяти лет поисковый ресурс Google вовлечен в различные тяжбы.

Одним из первых прецедентов стало решение 2004 года по делу Playboy Enterprises, Inc., v. Netscape Communications Corporation1, в котором суд указал на то, что продажа баннерной рекламы, появляющейся в поисковой выдаче, основываясь на ключевых словах, использованных для поиска и представляющих собой знаки для товаров и услуг, является нарушением прав на знаки для товаров и услуг в том случае, если интернет-пользователь был в достаточной мере введен в заблуждение такой баннерной рекламой.

1 См. http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1060968.html.

При рассмотрении дела обстоятельству возможности введения в заблуждение потребителя при установлении факта нарушения прав на знаки для товаров и услуг было отведено важное место, поскольку данный критерий составляет квалифицирующий признак в соответствии с Lanham Trademark Act. Как будет указано ниже, в дальнейшем суды будут уходить от оценки такого критерия в данной категории дел. Но это первое дело стало важным прецедентом, заложившим основы для формирования подходов к установлению факта нарушения прав в сети Интернет при использовании знаков в качестве ключевых слов и продвижении сайтов с помощью контекстной рекламы.

Возвращаясь к украинским реалиям, стоит отметить, что общее толкование Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (далее – Закон о торговых марках) предусматривает следующие критерии установления нарушения прав на товарный знак:

– наличие регистрации знака на территории Украины;

– использование зарегистрированного знака для товаров и услуг с коммерческой целью;

– использование зарегистрированного знака или обозначения, схожего с ним до степени смешения, для тех же товаров/услуг, для которых знак зарегистрирован, или схожих с ними или схожих товаров или услуг, в отношении которых знак зарегистрирован;

отсутствие разрешения на использование знака для товаров и услуг от законного собственника.

Таким образом, при установлении факта незаконного использования знаков для товаров и услуг в целом не проводится анализ возможности введения потребителя в заблуждение, причем в широком толковании возможности введения потребителя в заблуждение в результате смешения знаков, риска ошибочных суждений, введения в заблуждение относительно наличия аффилированности или происхождения товара, спонсорства или иного санкционированного использования товаров/услуг. Такая оценка более характерна для рассмотрения дел о недобросовестной конкуренции.

Использование знака для товаров и услуг в рекламе, в сети Интернет, в частности, в доменных именах квалифицируется Законом о торговых марках как использование знака, требующее разрешения его собственника.

Статьей 16 Закона о торговых марках прямо предусмотрено исключительное право собственника зарегистрированного знака для товаров и услуг запрещать несанкционированное использование зарегистрированного знака или схожего с ним обозначения для тех же или схожих товаров и услуг (в частности, если такое использование может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя или лица, предоставляющего услуги).

В целом, проанализировав украинскую судебную практику, можно прийти к выводу, что к установлению нарушения прав на знаки для товаров и услуг в сети Интернет применялся общий стандарт доказывания (указанный выше). Однако украинская судебная практика не содержит судебных прецедентов (по крайней мере, автору статьи о них неизвестно), в которых устанавливалось нарушение прав на знаки для товаров и услуг при их использовании в технической части веб-страниц, т. е. в части, не предназначенной для интернет-пользователей.

Таким образом, не исключается, что в соответствии с положениями украинского законодательства несанкционированное использование торговых марок третьих лиц в метатегах title и description будет квалифицировано как нарушение прав на знак для товаров и услуг (презюмируя, что суд квалифицирует такое использование как использование знака для товаров и услуг в сети Интернет).

Что касается метатегов keywords, то хотя:

– они невидимы интернет-пользователю, так как прошиты в html-коде страницы,

– видны поисковым системам, которые учитывают html-код страницы при проведении поиска по заданным алгоритмам и алгоритмам ранжирования сайтов (что составляет коммерческую тайну поисковых систем),

– являются частью исходного кода и служат для разметки текста веб-документа,

в соответствии с законодательством Украины их также можно отнести к использованию обозначения с коммерческой целью, что может послужить основанием для установления факта незаконного использования знака для товаров и услуг.

Интересно, что и в судебных прецедентах США также можно найти обоснование и рациональное зерно в применении такого подхода. Интересным в данном контексте представляется решение Апелляционного суда второго округа США еще в 2009 году по делу Rescuecom Corp. v. Google INC.2. По данному делу суд, исследовав обстоятельства дела и установив, что знак для товаров и услуг используется ответчиком исключительно для внутренних целей и только как объект продажи и инструмент в алгоритме работы программного обеспечения, обеспечивающего работу сервиса AdWords, все же пришел к заключению, что данное обстоятельство, равно как и вопрос установления факта возможности введения в заблуждение на рынке, не может препятствовать установлению факта нарушения прав на знаки для товаров и услуг.

2 См. http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1267844.html#footnote_4.

Данное заключение суд аргументировал тем, что в противном случае поисковые системы могли бы беспрепятственно использовать знаки для товаров и услуг для направления потоков трафика и введения потребителей в заблуждение. Развивая в сносках данную мысль, суд отметил, что такое свободное использование знаков могло бы привести к тому, что поисковые службы могли бы продавать услуги приоритизации сайтов в результатах поисковой выдачи вместо рекламных ссылок, покупки ключевых слов конкурентами для автоматического перенаправления интернет-пользователей на свои сайты, когда интернет-пользователь вводит знак конкурента в строку поискового запроса.

Но можно спрогнозировать, что в рамках доказывания факта нарушения могут возникнуть и определенные сложности, особенно если знак для товаров и услуг используется исключительно в метатегах keywords (т. е. в скрытой для пользователя форме), так как для установления оснований для привлечения к гражданско-правовой ответственности необходимо будет установить причинно-следственную связь между таким использованием обозначения в html-коде страницы и переходом интернет-пользователя на сайт.

Ведь такому переходу способствует не действие оператора сайта как таковое (использование обозначения в html-коде), а работа поисковых систем и их алгоритмов ранжирования (которые, например, как Google (по его утверждениям), могут вообще не учитывать метатеги keywords), т. е. появляется информационный посредник, в результате действий которого сайт появляется в результатах поиска, сгенерированных для интернет-пользователя. Изучение данного вопроса будет лежать больше в плоскости установления факта недобросовестной конкуренции.

В то же время использование чужого товарного знака и его репутации с целью продвижения собственного товара или сайта может составлять акт недобросовестной конкуренции и быть предметом отдельного административного разбирательства.

Также следует учесть, что вышесказанное относилось к коммерческим веб-сайтам. В то время как в случае, если сайт будет некоммерческим, т. е. информационным, это обстоятельство будет служить серьезным препятствием для установления факта нарушения прав (так как сложно будет доказать использование знака другого производителя с коммерческой целью, т. е. с целью рекламы (продвижения) собственного товара).

Следует отметить, что и международная практика рассмотрения такого рода дел неоднородна и не содержит единого мнения относительно квалификации обсуждаемого использования знаков в метаданных. Поэтому спрогнозировать, в какую сторону будет развиваться украинская практика, в которой на сегодняшний день нет вообще релевантных судебных прецедентов, сложно.

Одним общим обстоятельством, которое учитывается при рассмотрении данной категории споров в различных странах, является добросовестность использования знаков. При установлении наличия (не)добросовестности использования судами устанавливаются все существенные обстоятельства дела, в частности, анализируется содержание веб-сайта и устанавливаются следующие аспекты:

– существует ли законный интерес для использования обозначения;

– можно ли квалифицировать такое использование как один из видов добросовестного использования ("fair use") обозначений, в частности, в описательных целях. В международной практике концепция номинативного использования ("nominative use") получила развернутое судебное применение и подразумевает использование чужого товарного знака для отсылки покупателей к соответствующим товарам без получения предварительного разрешения со стороны правообладателя. Такое использование подразумевает, что зарегистрированный товарный знак третьего лица не используется с целью индивидуализации собственной продукции; знак используется с иными правомерными целями и таким образом, чтобы избежать возможности смешения товаров различных производителей.

Статьей 1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" предусмотрено, что недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, противоречащие торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности. При этом категория "торговые и честные обычаи" остается недетализированной.

В связи с этим ключевыми вопросами в случае использования ТМ в качестве невидимых элементов веб-сайта являются следующие:

– можно ли считать такое невидимое использование ТМ использованием в понимании ст. 16 Закона о торговых марках;

– можно ли полагать, что использование ТМ в метатегах и в html-коде страницы является недобросовестной конкуренцией.

На наш взгляд, использование таких методов содержит риски нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" экономическая конкуренция (конкуренция) – соревнование между субъектами хозяйствования с целью получения благодаря собственным достижениям преимуществ над другими субъектами хозяйствования, в результате чего потребители, субъекты хозяйствования имеют возможность выбирать между несколькими продавцами, покупателями, а отдельный субъект хозяйствования не может определять условия оборота товаров на рынке.

Так, согласно ст. 1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, противоречащие торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст. 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (вступила в силу для Украины с 25.12.91 г.):

– страны обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции;

– актом недобросовестной конкуренции считается любой акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно практике Высшего хозяйственного суда Украины в сфере применения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции орган Антимонопольного комитета Украины, привлекая к ответственности по ст. 1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", должен указать, какие именно конкретные правила, торговые или другие честные обычаи в предпринимательской деятельности нарушил конкретный субъект хозяйствования, установить их содержание, указать на доказательства существования таких обычаев.

Так, компания, продвигая свой продукт путем создания сайта продукта, тем самым вступает в конкурентные отношения с другими производителями подобной продукции. В сфере сайтостроения размещение скрытого текста с целью поисковой выдачи своего ресурса относится к недобросовестным методам оптимизации, что нашло отображение во внутренних правилах поисковых компаний (например, Условия и правила компании Google), а, следовательно, запрет на подобные действия закреплен на уровне обычая в этой сфере.

Используя такой недобросовестный метод, компания тем самым получает неправомерные конкурентные преимущества перед другими производителями подобного продукта (конкурентами). Таким образом, такие действия содержат признаки нарушения, предусмотренного ст. 1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", что может привести к наложению штрафа АМКУ в размере до 5 % оборота компании за год, предшествовавший наложению штрафа.

Кроме того, такая деятельность может считаться нечестной предпринимательской практикой в соответствии с положениями Закона Украины "О защите прав потребителей". Нечестная предпринимательская практика – любая предпринимательская деятельность или бездеятельность, которая противоречит правилам, торговым и другим честным обычаям и влияет или может повлиять на экономическое поведение потребителя относительно продукции. В соответствии с п. 1 ст. 19 вышеуказанного Закона нечестная предпринимательская практика включает действия, которые квалифицируются как проявление недобросовестной конкуренции. Нечестная предпринимательская практика запрещена. Договоры, заключенные с применением нечестной предпринимательской практики, являются недействительными в силу закона.

Так как в Украине на данный момент не сформирована правоприменительная практика по этому вопросу, то предлагаем рассмотреть подходы, которые используются в ЕС и в США.

В целом общие подходы к рассмотрению такой категории дел свидетельствуют о том, что в случае, если использование ТМ в html-коде страницы влияет на работу поисковых сервисов и на результаты поисковых запросов, такое использование может расцениваться как акт недобросовестной конкуренции. Ключевым в данном случае будет применение так называемой доктрины "нарушения первоначального намерения". Эта концепция предполагает, что действия лица, которые каким-либо образом влияют и/или искажают первоначальную цель, поставленную потребителем (например, ввести в поисковой строке веб-браузера название известного бренда и получить в результатах поискового запроса перечень веб-страниц, содержащих релевантную информацию именно о товарах этого бренда), следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции.

Этим принципом, например, руководствовался суд при рассмотрении дела American Medical Corp. v. Axion (2008 WL 918411 (11th Cir. April 7, 2008)), в котором компания Axion использовала ТМ компании American Medical Corp. в метатегах (но не в html-коде страницы). Суд постановил, что такое использование ТМ оказывает влияние на поисковые системы, так как до того, как компания Axion изъяла из метатегов ТМ компании American Medical Corp., в результатах поискового запроса веб-сайт компании Axion занимал 2-ю позицию (при этом отображалось и краткое описание веб-сайта Axion, что означает использование ТМ American Medical Corp. и в метатегах типа description).

Поэтому суд пришел к выводу, что такое использование ТМ в метатегах является нарушением, так как осуществлялось с целью воздействия на поисковые системы, и может расцениваться как коммерческое использование, которое приводит к введению потребителей в заблуждение. В качестве возражений компания Axion утверждала, что использование ТМ в метатегах является невидимым, поэтому не может расцениваться как нарушение. Однако суд указал на то, что ТМ как раз используется с целью продажи или рекламы товаров, что следует расценивать как использование.

В контексте данного спора следует учесть, что суд не уделил надлежащего внимания тому виду метатегов, которые использовались ответчиком, поэтому нельзя с уверенностью отнести это дело к правоприменительной практике по одному из трех видов метатегов.

При этом использование ТМ не будет расцениваться как нарушение в случае, если такое использование не приводит к "нарушению первоначального намерения", а также дает четкое понимание того, у какой компании приобретается товар.

Также важно отметить, что доктрина "нарушения первоначального намерения" в сетевом пространстве смещает установление факта смешения с момента покупки на момент привлечения и перехода на веб-сайт конкурирующей продукции в результате использования html-метатегов и появления сайта в результатах поискового запроса. Знаковым для установления данного подхода стало решение Апелляционного суда девятого округа США по делу Brookfield Communications v. West Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

В то же время, если использование в невизуальном метатеге чужой ТМ не создает риска смешения контента интернет-страницы с ТМ и/или товарами и услугами, в отношении которых она зарегистрирована, такое использование допускается. При этом важно обратить внимание и на то, что такое использование не должно привести к "нарушению первоначального намерения", а потребители должны четко видеть, у какой компании приобретается товар. К такому выводу пришли суды США по делу Standard Process Inc. v. Dr. Scott J. Banks3.

То есть данное дело рассматривалось и с учетом наличия законного интереса в использовании знака для товаров и услуг, который даже в некоторых случаях использования знака в коммерческих целях может быть использован для защиты использования знака без предварительного получения разрешения собственника прав на знак. Аналогичные подходы к рассмотрению данной категории дел есть и в практике Евросоюза4.

3 См. http://www.internetlibrary.com/pdf/Standard-Process-Banks-ED-Wis.pdf.

4 См. Interflora vs Marks and Spencer case http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-323/09.

ВЫВОД:

Вышесказанное дает основания для заключения, что в рамках украинского законодательства при защите прав на товарные знаки в сети Интернет собственники прав на товарные знаки могут использовать как судебные, так и административные способы защиты прав, что не препятствует также воспользоваться и внесудебными способами защиты.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакты редакции:
uz@ligazakon.ua