Вызов консультанта
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Попробовать Оформить подписку
Попробовать Оформить подписку
Защита прав интеллектуальной собственности на таможне
Владислав Подоляк, советник, ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры " Анна Кирик, юрист, ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры"

В связи с реформированием национальной системы охраны интеллектуальной собственности и появлением законодательных инициатив по усилению охраны соответствующих объектов эта тема снова обретает актуальность как среди юристов, так и среди экономистов, государственных служащих, представителей бизнеса и обычных украинцев. Конечно, не остаются в стороне и представители таможенных органов, поскольку львиная доля нарушений прав интеллектуальной собственности происходит именно во время пересечения товарами таможенной границы.

В средствах массовой информации и соцсетях регулярно появляется информация о том, что в Украину массово импортируются товары с нарушением прав интеллектуальной собственности, а работники таможни задерживают рекордно крупные партии контрафактных товаров. Кроме того, не обошло Украину и явление так называемого патентного троллинга, которое мы раскроем немного ниже.

Наиболее распространенные виды нарушений

1. Нарушение процедуры ввоза товаров, содержащих объекты права интеллектуальной собственности (торговые марки, промышленные образцы, полезные модели, реже – объекты авторского права). Иными словами, оригинальный товар импортируется (1) вне таможенного контроля (мелкими партиями – на сумму, эквивалентную не более 500 евро, что разрешено законом) или (2) лицом, не уполномоченным правообладателем ввозить тот или иной товар на таможенную территорию Украины.

Это явление в мировой практике получило название "параллельный импорт", но Таможенный кодекс Украины в действующей на сегодняшний день редакции почему-то называет товары, ввезенные в порядке параллельного импорта, "контрафактными", что является некорректным.

Дискуссия относительно легализации параллельного импорта не прекращается до сих пор, тем более, когда речь заходит о так называемом принципе исчерпания прав.

Общепринятым на практике является то, что, говоря о контрафакте, мы имеем в виду не оригинальную продукцию, а подделки оригинального товара. Поскольку законодатель понятием "контрафактные товары" обозначает не что иное, как параллельный импорт, вопрос контрафакта как такового остается за рамками правового регулирования в Украине.

В любом случае общим и для параллельного импорта, и для "чистого" контрафакта является то, что оба явления подпадают под регулирование статьи 229 Уголовного кодекса Украины. Впрочем, если сумма импортированных за раз товаров не будет превышать лимит 500 евро, установленный Таможенным кодексом, и не будет достигать минимума, установленного Уголовным кодексом для таких правонарушений, можно утверждать о том, что эти явления, к сожалению, все же будут оставаться нашими реалиями, по крайней мере, на ближайшее время.

2. Патентный троллинг по-украински. За экзотическим (как для простого человека) названием кроется явление, которое уже стало украинскими реалиями. Вопреки огромному количеству манипуляций со стороны троллей, схема сама по себе довольно понятна и ненова (в США данное явление зародилось задолго до того, как о нем заговорили в Украине).

Для примера: физическое лицо, узнав о желании крупной иностранной корпорации "зайти" на украинский рынок, регистрирует в Украине на свое имя одноименную торговую марку либо получает патент на полезную модель или промышленный образец. Потом вносит соответствующие данные в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности (далее – Таможенный реестр), что на сегодняшний день не требует значительных затрат времени и материальных ресурсов.

Как следствие – таможня приостанавливает таможенное оформление таких товаров, фактически делая невозможным их дальнейший ввоз. Или же проще – такое лицо регистрирует на свое имя как промышленные образцы вещи, которые давно вошли в наш с вами быт, и этим фактически получает монополию на их импорт к Украину. Чего только стоят патенты на вешалки, лампочки, спички и прочие обычные для нас предметы. И при таком положении вещей в 90 % случаев у правообладателя не остается иного выбора, кроме как приобрести лицензию на свой же объект интеллектуальной собственности у тролля, ведь каждый день простоя товара на таможне – это ощутимые убытки для бизнеса.

В этом контексте уместно упомянуть о проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности" № 5699 от 23.01.2017, которым предлагается установить дополнительный критерий патентоспособности промышленного образца – индивидуальный характер – наряду с единственным на сегодня критерием – новизной.

Если соответствующий закон будет принят, то это ощутимо усложнит жизнь патентных троллей, которые продолжительное время злоупотребляли тем, что новизна – единственный критерий патентоспособности промышленного образца, что позволяет получить соответствующий патент довольно просто.

Впрочем, если ни явления параллельного импорта, ни того же патентного троллинга искоренить сейчас невозможно, можно попробовать его минимизировать. Для этого в Украине работает Таможенный реестр.

Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности: как это работает

Согласно положениям раздела 14 Таможенного кодекса таможенные органы содействуют защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Так, работник таможни может приостановить таможенное оформление товаров на основании данных Таможенного реестра или же по собственной инициативе сроком до 10 рабочих дней. В течение этого времени правообладатель должен обратиться или в суд с целью обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, или в таможенный орган с письменным обоснованным ходатайством о продлении срока приостановления таможенного оформления еще на 10 рабочих дней. Если обращение в суд не было, таможня продолжит таможенное оформление товаров.

Итак, правообладатель, у которого есть основания считать, что при перемещении товаров через таможенную границу Украины нарушаются или могут быть нарушены его права на объект права интеллектуальной собственности, имеет право подать в Государственную фискальную службу заявление о содействии в защите надлежащих ему имущественных прав на объект интеллектуальной собственности путем внесения соответствующих сведений в Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности, охраняемых согласно закону. Информация об объектах права интеллектуальной собственности, зарегистрированных в Таможенном реестре, направляется во все таможни Украины.

По состоянию на 20 февраля 2017 года в Таможенный реестр включены 3353 объекта интеллектуальной собственности.

Процедура подачи и рассмотрения соответствующего заявления регулируется Порядком регистрации в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с законом, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 648.

Для включения объекта права интеллектуальной собственности в Таможенный реестр правообладатель подает в Государственную фискальную службу Украины заявление по форме, приведенной в приложении к вышеназванному Порядку. Такое заявление подается в бумажном и электронном виде. В случае подачи заявления в электронном виде с электронной цифровой подписью правообладателя и электронными копиями документов, заверенными электронной цифровой подписью правообладателя, заявление и прилагаемые к нему материалы в бумажном виде подавать не нужно. Перечень приложений к заявлению содержится также в Порядке.

Обращаем внимание на то, что на практике существуют довольно четкие требования к доверенности (если заявление не подает непосредственно правообладатель). Наряду с необходимостью четко указать все права представителя, связанные с охраной прав интеллектуальной собственности на таможне, необходимо указать обязательство возмещать расходы таможенных органов, связанные с приостановлением таможенного оформления товаров по подозрению в нарушении прав, принадлежащих лицу, выдавшему доверенность.

Заявление и прилагаемые к нему материалы рассматривает специализированное подразделение Государственной фискальной службы Украины в срок не более 30 рабочих дней с даты подачи заявления.

Учитывая срок, необходимый для подготовки заявления и приложений, а также 30-дневный срок рассмотрения заявления, общий срок процедуры регистрации занимает не более двух месяцев и не требует уплаты сборов, внесения какого-либо залога, гарантийных платежей и т. п.

Дискуссия относительно исчерпания прав

Возвращаясь к вопросу параллельного импорта в Украине, следует раскрыть суть дискуссии вокруг так называемого принципа исчерпания прав.

В теории принято выделять три вида такого исчерпания:

(1) национальный принцип (право запрещать дальнейшую продажу товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, исчерпывается после введения его в гражданский оборот правообладателем или уполномоченным им лицом (обычно – первой продажи), однако только в пределах территории Украины),

(2) региональный принцип (право исчерпывается в пределах определенного региона (наилучший пример – Европейский Союз)) и

(3) международный принцип (первое введение товара в гражданский оборот правообладателем или уполномоченным им лицом может быть осуществлено на территории любой страны мира).

Возвращаясь к практике, отметим, что чаще всего при импорте товаров нарушаются права на знаки для товаров и услуг, промышленные образцы и полезные модели. Реже – на объекты авторского права. Впрочем, как не парадоксально, наиболее удачной является формулировка Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", а именно "если экземпляры правомерно опубликованного произведения законным образом введены в гражданский оборот путем их первой продажи в Украине, то допускается их повторное введение в оборот путем продажи, дарения и т. п. без согласия автора (или другого лица, обладающего авторским правом) и без выплаты авторского вознаграждения". То есть, по сути, этот Закон закрепил национальный принцип исчерпания прав в отношении объектов авторского права.

Законы Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", "Об охране прав на изобретения и полезные модели" и "Об охране прав на промышленные образцы" не содержат прямого указания по поводу того, где именно товары должны быть введены в гражданский оборот в целях применения принципа исчерпания прав – на территории Украины или на территории любой страны.

Такое положение вещей порождает дискуссию между сторонниками обоих взглядов, что на сегодняшний день вылилось в два законопроекта, отражающих разное видение данного вопроса.

В частности, проектом Закона "О внесении изменений в некоторые законодательных акты Украины относительно совершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности" № 5699 предлагается закрепить принцип международного исчерпания прав на законодательном уровне. Так, предлагается дополнить абз. 3 ч. 6 ст. 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" положением о том, что товар под соответствующей торговой маркой может быть введен в гражданский оборот на территории любой страны мира.

В целом, упрочение международного принципа исчерпания права направлено на гармонизацию законодательства Украины с законодательством Евросоюза и приводит его в соответствие с требованиями Соглашения об ассоциации и Соглашения TRIPS.

Вместе с тем, узаконивая принцип международного исчерпания прав, Украина, по сути, окончательно узаконивает параллельный импорт, что может вызвать негативную реакцию со стороны крупных иностранных корпораций – правообладателей, работающих в Украине и являющихся эксклюзивными официальными импортерами своих товаров в Украину.

Впрочем, сильный аргумент противников параллельного импорта – то, что неофициальные импортеры уклоняются от уплаты налогов в государственный бюджет.

17 ноября 2016 года в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения публичности и недопущения злоупотреблений в сфере регистрации и оборота знаков для товаров и услуг, а также защиты и создания условий для реализации прав их собственников" № 5419. В этом законопроекте содержится предложение закрепить принцип национального исчерпания прав на знаки для товаров и услуг. Авторы законопроекта утверждают, что существующее состояние законодательства не дает должных гарантий правообладателям относительно того, что государство сможет эффективно защитить их права, а, соответственно, создает для субъектов предпринимательской деятельности ряд рисков нарушения их как имущественных, так и неимущественных прав интеллектуальной собственности; более того, подобная небрежность и игнорирование государством необходимости обеспечения надлежащих условий для охраны и защиты прав интеллектуальной собственности создает крайне непривлекательный инвестиционный климат в Украине.

К сожалению, вопреки существованию аж двух законопроектов, вопросы относительно промышленных образцов и полезных моделей отходят на второй план, поскольку оба касаются вопроса исчерпания прав на знаки для товаров и услуг.

Что интересно, суды апелляционной и кассационной инстанций в решениях склоняются к тому, что в Украине действует международный принцип исчерпания прав на знаки для товаров и услуг.

В постановлении Ривненского апелляционного хозяйственного суда от 02.07.2016 по делу № 918/1141/15 (спор по ТМ "Kaeser") содержится следующее: "…выбор конкретного принципа исчерпания прав относится к компетенции законодателя и должен быть зафиксирован в законе. Вместе с тем, предписания ч. 6 ст. 16 Закона не связывают исчерпания прав собственника торговой марки с введением им товара (или по его согласию) в гражданский оборот исключительно на территории Украины. Следовательно, введение собственником торговой марки (или по его согласию) товара под соответствующим знаком для товаров и услуг в гражданский оборот может быть осуществлено и на территории другого государства (государств), после чего собственник не может ограничить или запретить последующую перепродажу этого товара на территории другой страны, где его права также охраняются (в том числе на территории Украины). Указанное, при отсутствии территориальных ограничений, дает основания утверждать о существовании в Украине международного подхода к исчерпанию прав".

Это решение было оставлено без изменений постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 12.04.2016.

В вопросе серого импорта страны мира разделились на 2 лагеря: те, кто выступают за, и те, кто против параллельного импорта. Так, в США параллельный импорт узаконен, и на полках магазинов можно найти наряду с легально завезенными товарами и так называемый параллельный импорт. То есть покупатель может выбрать одну из двух опций: или приобрести "официальный" товар, на который распространяется официальная гарантия от производителя, но по более высокой цене, или отказаться от дальнейшего гарантийного обслуживания товара, но приобрести его за меньшую цену. Подобная ситуация имеет место и в странах Евросоюза. Параллельный импорт официально запрещен в Российской Федерации, однако распространяется такой запрет только на товары, ввезенные в коммерческих целях, а не для собственного потребления.

Получить полный доступ ко всем номерам и статьям издания Вы сможете оформив подписку на электронное издание ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакты редакции:
uz@ligazakon.ua